Protection et défense de marques en France, en Europe et à l’étranger

La marque constitue généralement le premier signe de ralliement de la clientèle et par voie de conséquence l’un des plus précieux actifs immatériels d’une entreprise.

Pour être valable, une marque doit répondre à deux principales conditions, la distinctivité et la disponibilité.

Une marque sera jugée distinctive dès lors qu’elle permet de distinguer vos produits ou services de la concurrence, et qu’elle n’est donc pas seulement constituée d’un terme générique pour désigner les produits ou services en cause, ou leur provenance ou qualité.

Une fois cette première analyse validée, il s’agit de vérifier si un signe identique ou similaire n’est pas déjà enregistré par un concurrent.

C’est l’objet des recherches d’antériorités qui permettent de s’assurer, par l’étude de différentes sources, que la marque est bien disponible et que vous ne risquez pas de devoir changer de marque en cours d’exploitation, ce qui nuirait gravement à la valeur de votre entreprise.

Les obstacles à l’enregistrement peuvent être nombreux, tels que:

Le titulaire d’une marque antérieure identique enregistrée pour des produits et services identiques,
Le propriétaire d’une marque similaires enregistrée pour des produits et/ou services similaires et avec laquelle il existerait un risque de confusion,
L’entreprise exploitant une marque notoire,
Le titulaire d’un nom commercial exploité,
Le titulaire d’une dénomination sociale exploitée,
Un droit d’auteur, des dessins et modèles protégés,
Le nom d’une collectivité territoriale etc.

Ces obstacles peuvent vous amener à devoir renoncer au projet initial et à déposer un nouveau signe.

ETNA et ses Avocats en droit des marques et Conseils en propriété industrielle réalisent des centaines de recherches d’antériorités par an, et vous assiste dans les démarches visant à identifier les risques potentiels associés au dépôt et à l’exploitation d’une nouvelle marque.

La protection sur une marque est conférée par un acte de dépôt devant être effectué auprès d’un Office de la Propriété Intellectuelle du territoire concerné.

Une marque est constituée d’un signe et d’un libellé dans les classes sélectionnées, c’est-à-dire que l’enregistrement confère un monopole pour un nom ou un logo, pour des produits ou/et des services spécifiquement désignés. Il est donc capital de mener, en amont du dépôt, une réflexion sur l’activité que couvre la marque.

Nous proposons une réflexion par cercles concentriques : le premier étant l’activité effectivement développée ou envisagée à la création. Le deuxième cercle couvre les éventuelles diversifications à court et moyen terme. Enfin le troisième envisage les activités qui n’entrent pas directement dans le champ d’intervention directe de l’entreprise, mais qui, si elles devaient être proposées par un tiers au nom similaire, pourraient créer une confusion marketing sur l’origine des produits ou services.

Une fois le signe et les produits et services délimités, il est tout d’abord possible de déposer une marque auprès de l’INPI pour obtenir une protection sur le territoire national français, ou directement auprès de l’EUIPO pour une protection sur plan européen par la marque de l’Union Européenne.

Il est ensuite possible d’étendre une marque par le système de la marque internationale via l’OMPI, ou de déposer auprès des offices locaux pour les territoires d’intérêt.

La stratégie de dépôt devra prendre en compte la stratégie de développement économique de l’entreprise et des modalités d’exploitation ou de valorisation.

L’hypothèse de voir un tiers déposer une marque identique ou similaire à celle de votre entreprise n’est pas rare. Encore faut-il pouvoir en être informer en temps utiles.

La mise en place de surveillances permet d’être informé de la publication de marques similaires et de pouvoir former opposition avant leur enregistrement.

Une opposition est une procédure administrative se déroulant devant l’INPI ou l’EUIPO, et visant à faire reconnaitre le risque de confusion entre des marques.

Dans l’hypothèse où le délai pour former opposition aurait expiré, il sera toujours possible de diligenter, devant l’Office concerné, une procédure en annulation qui, comme son nom l’indique, vise à faire annuler une marque déjà enregistrée pour priver le titulaire de son monopole.

ETNA vous accompagne dans la mise en place d’une véritable stratégie de protection et de défense adaptée aux modalités d’exploitation et de distribution de vos produits ainsi qu’aux nouvelles méthodes des contrefacteurs.

Comme tout actif, la marque n’a de valeur que si elle est défendue. Il est donc important de mettre en place des stratégies de défense graduées allant de la mise en garde à l’action en contrefaçon, en passant par la mise en demeure.